Accordo di coesistenza tra marchi: clausole, limiti e strategia

Aggiornato al 13 ottobre 2026 — a cura dell’Avv. Carmine Coviello

Un accordo di coesistenza tra marchi è un contratto con cui due titolari definiscono condizioni concrete per usare segni uguali o simili riducendo il rischio di confusione e di contenzioso. Non è però un’autorizzazione generica né una garanzia assoluta di registrazione: deve delimitare marchi, prodotti e servizi, territori, canali, grafica, comunicazione, controlli e rimedi. La sua utilità dipende dalla coerenza con il mercato reale e dalla capacità di funzionare anche quando cambiano società, distributori o strategie commerciali.

L’accordo può essere negoziato prima del deposito, durante un’opposizione oppure dopo una contestazione. In ogni caso, dovrebbe nascere da un’analisi del rischio, non dal solo desiderio di chiudere rapidamente una controversia. Se i segni e le attività sono troppo vicini, un testo permissivo o ambiguo può soltanto rinviare il conflitto.

Che cos’è un accordo di coesistenza tra marchi?

È un’intesa contrattuale con cui le parti disciplinano l’uso parallelo dei rispettivi segni. In termini pratici, ciascuna parte accetta la presenza dell’altra entro confini determinati. Questi confini possono riguardare prodotti e servizi, territori, canali di vendita, pubblico di riferimento, colori, loghi, domini, pubblicità e modalità di presentazione del brand.

La coesistenza non equivale alla cessione del marchio e non coincide necessariamente con una licenza. Nella licenza un titolare autorizza un altro soggetto a usare il proprio marchio secondo condizioni determinate; nella coesistenza, invece, ciascuna parte conserva il proprio titolo e regola il rapporto con l’altro segno. Quando il progetto comprende anche concessioni d’uso, royalty o controllo qualitativo, è utile coordinare l’intesa con la guida dello Studio sul contratto di licenza di marchio.

Il punto di partenza resta il rischio di confusione. Il Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea prevede, tra i motivi relativi di rifiuto, l’identità o somiglianza dei segni accompagnata dall’identità o affinità dei prodotti e servizi e dal conseguente rischio di confusione. Il testo ufficiale è disponibile su EUR-Lex. L’accordo non cancella questi criteri: prova a governare il comportamento delle parti in modo compatibile con essi.

Quando conviene negoziarlo?

Prima del deposito

Una ricerca di anteriorità può rivelare un titolo vicino, ma non ogni risultato rende necessario rinunciare al nuovo marchio. Occorre valutare segni, prodotti, servizi, territori, uso effettivo e piani di espansione. La ricerca di anteriorità su UIBM, EUIPO e WIPO aiuta a trasformare i risultati delle banche dati in una decisione motivata.

Se la distanza commerciale è reale e documentabile, le parti possono definire preventivamente una coesistenza. Se, invece, esiste sovrapposizione diretta su prodotti, clienti e canali, il consenso potrebbe non eliminare i rischi. Per questo è utile rileggere i criteri illustrati nell’approfondimento su marchio simile già registrato e rischio di confusione.

Durante un’opposizione

Nel procedimento dinanzi all’EUIPO, richiedente e opponente possono valutare una soluzione negoziale. Le FAQ ufficiali EUIPO sull’opposizione descrivono il procedimento e i ruoli delle parti. Un accordo può accompagnare il ritiro totale o parziale dell’opposizione, la limitazione dell’elenco dei prodotti e servizi o altri impegni compatibili con la strategia concordata.

Il contratto e gli atti procedurali devono essere coordinati. Firmare un’intesa senza stabilire chi deposita la limitazione, chi ritira l’opposizione, entro quale data e a quali condizioni espone al rischio che la controversia amministrativa prosegua o che una parte perda una scadenza.

Dopo una diffida o un conflitto di mercato

La coesistenza può anche chiudere una contestazione sull’uso. In questa fase servono più cautele: il contratto dovrebbe distinguere il passato dal futuro, regolare eventuali scorte, campagne già pianificate, domini, account social e materiali promozionali, oltre a chiarire se vi sono rinunce, transazioni o riserve relative a danni già maturati.

Quali clausole non dovrebbero mancare?

1. Identificazione esatta dei segni

Il contratto dovrebbe riportare denominazioni, loghi, numeri di domanda o registrazione, titolari, priorità e territori. È opportuno chiarire se l’accordo riguarda anche restyling, versioni abbreviate, slogan, marchi di linea, nomi a dominio e profili social. Una definizione troppo ampia può bloccare l’evoluzione del brand; una troppo stretta può lasciare fuori proprio la variante che genera il conflitto.

2. Prodotti e servizi consentiti

Non basta richiamare il numero della classe di Nizza. La classe è uno strumento amministrativo e può contenere attività molto diverse. Le parti dovrebbero descrivere in linguaggio concreto ciò che ciascuna può offrire, le eventuali esclusioni e le aree di espansione riservate.

Una tabella contrattuale può distinguere:

• Prodotti o servizi — Parte A: elenco concreto; Parte B: elenco concreto; controllo: verifica annuale del portafoglio.

• Territorio — Parte A: Paesi e canali ammessi; Parte B: Paesi e canali ammessi; controllo: notifica dell’espansione.

• Segno — Parte A: versione denominativa o figurativa; Parte B: versione denominativa o figurativa; controllo: approvazione dei restyling rilevanti.

• Canali — Parte A: retail, B2B, marketplace; Parte B: retail, B2B, marketplace; controllo: monitoraggio di siti e piattaforme.

3. Territorio e canali di vendita

Un confine geografico può essere insufficiente quando entrambi vendono online. Occorre disciplinare e-commerce, marketplace, pubblicità geolocalizzata, domini nazionali, spedizioni transfrontaliere e partecipazione a fiere. Se l’impresa prevede internazionalizzazione, il contratto deve spiegare come gestire nuovi depositi e designazioni tramite sistemi regionali o internazionali.

4. Aspetto grafico e comunicazione

Colori, caratteri, elementi figurativi, payoff, packaging e posizione del marchio possono ridurre o aumentare la vicinanza percepita. L’accordo può prevedere elementi distintivi obbligatori, divieti di imitazione, indicazioni sulla denominazione sociale e regole sull’acquisto di parole chiave pubblicitarie.

Queste prescrizioni devono essere abbastanza precise da poter essere verificate, ma non così rigide da rendere impossibile un normale aggiornamento dell’identità visiva. È utile prevedere una procedura per approvare o contestare un restyling entro tempi definiti.

5. Nuovi depositi, opposizioni e sorveglianza

Le parti dovrebbero stabilire quali domande future non saranno contestate e quali restano fuori dal consenso. Una rinuncia preventiva troppo ampia può indebolire la difesa del portafoglio. L’accordo dovrebbe inoltre chiarire se esiste un obbligo di informazione prima di depositare nuove varianti e come gestire un alert di sorveglianza.

Il video dello Studio sulla sorveglianza e il monitoraggio del marchio spiega perché gli alert richiedono una valutazione tempestiva. La relativa pagina di BrandRegistrato dedicata al monitoraggio offre anche la trascrizione del contributo.

6. Controllo, contestazione e rimedi

Un accordo utile definisce come segnalare una violazione, quali prove allegare e quanto tempo concedere per correggerla. Può prevedere un confronto tra referenti, una fase di negoziazione, mediazione o altra procedura prima dell’azione giudiziaria, senza compromettere i rimedi urgenti quando necessario.

Penali, risoluzione, risarcimento e misure inibitorie devono essere calibrati sul rischio concreto. Formule automatiche e sproporzionate possono diventare nuove fonti di conflitto. Va inoltre disciplinato il rapporto tra inadempimento contrattuale e tutela derivante dal marchio.

Segni, grafica e canali devono essere descritti con sufficiente precisione. Foto: Julian Tong/Unsplash.

Cessione del marchio, licenze e cambi societari

La coesistenza può diventare fragile quando un marchio viene ceduto, una società è acquisita o l’uso passa a un licenziatario. Il testo dovrebbe imporre obblighi di informazione, cooperazione e, quando giuridicamente sostenibile, di adesione dei soggetti che useranno il segno.

Non basta scrivere che l’accordo vincola genericamente “successori e aventi causa”. Occorre verificare il tipo di operazione, la legge applicabile, il trasferimento dell’azienda o del solo titolo e il modo in cui l’acquirente assume gli obblighi. L’analisi deve coordinarsi con la due diligence sul portafoglio IP e con le clausole dei contratti di licenza o distribuzione.

È utile anche stabilire chi risponde dell’uso compiuto da controllate, distributori, franchisee e agenzie. Il recente approfondimento dello Studio sul marchio depositato dal distributore e sui rimedi disponibili mostra quanto la governance dei soggetti commerciali possa incidere sulla titolarità e sulla difesa del brand.

Quali sono i limiti dell’accordo?

Un accordo di coesistenza produce effetti tra le parti secondo il diritto applicabile, ma non vincola automaticamente uffici, giudici, consumatori o terzi estranei. Il consenso di un titolare non rende registrabile qualsiasi segno e non sostituisce l’esame dei motivi assoluti. Né impedisce contestazioni di altri titolari non coinvolti.

L’accordo non dovrebbe inoltre legittimare pratiche ingannevoli, confusorie o contrarie alla concorrenza. Se il mercato evolve e le attività iniziano a sovrapporsi, una divisione pensata anni prima può non essere più adeguata. Per questo sono utili revisioni periodiche, clausole di rinegoziazione e un sistema di gestione delle nuove linee di prodotto.

L’errore più frequente è trattare il documento come una semplice lettera di consenso. Una frase come “non ci opporremo” non disciplina durata, ambito, nuovi depositi, uso effettivo, digitale, trasferimenti o rimedi. Anche la checklist interna per la registrazione del marchio dovrebbe quindi comprendere la verifica di eventuali accordi già esistenti.

Checklist prima della firma

• ricostruire titoli, domande, priorità, titolari e territori;

• confrontare segni e uso effettivo, non soltanto i certificati;

• descrivere prodotti, servizi, clienti e canali reali;

• verificare i piani di espansione dei prossimi anni;

• delimitare loghi, colori, slogan, domini e pubblicità digitale;

• coordinare l’accordo con opposizioni, limitazioni e ritiri;

• regolare nuovi depositi, sorveglianza e gestione degli alert;

• prevedere cessioni, licenze, franchising e cambi di controllo;

• definire notifiche, tempi di rimedio e gestione delle controversie;

• stabilire legge applicabile, foro o meccanismo alternativo;

• programmare verifiche periodiche e rinegoziazione;

• conservare prove dell’uso e delle comunicazioni tra le parti.

La firma conclude la negoziazione, ma attiva obblighi che devono essere monitorati nel tempo. Foto: Cytonn Photography/Unsplash.

Domande frequenti sugli accordi di coesistenza

L’accordo garantisce la registrazione del marchio?

No. Può ridurre un conflitto con una parte determinata, ma l’ufficio applica le regole di propria competenza e altri titolari possono contestare la domanda. Restano inoltre i motivi assoluti di rifiuto.

Basta una lettera di consenso?

Dipende dall’obiettivo, ma una lettera breve raramente governa l’uso futuro. Un accordo completo definisce segni, attività, territori, canali, durata, controlli, trasferimenti e rimedi.

Si può firmare durante un’opposizione EUIPO?

Sì, le parti possono negoziare, ma devono rispettare le scadenze e coordinare il contratto con gli atti del procedimento. Occorre indicare chi limita la domanda o ritira l’opposizione, quando e a quali condizioni.

L’accordo vale anche per i futuri acquirenti del marchio?

Non va dato per scontato. L’effetto dipende dalla struttura dell’operazione, dalla legge applicabile e dalle clausole adottate. Prima di una cessione o acquisizione l’accordo deve essere esaminato nella due diligence.

Se l’altra parte viola l’accordo posso agire per contraffazione?

La risposta dipende dal testo, dall’uso contestato e dai diritti registrati. Inadempimento contrattuale e violazione del marchio possono sovrapporsi, ma richiedono un’analisi distinta dei presupposti e dei rimedi.

Valutare la coesistenza prima di assumere impegni

Un accordo ben costruito può ridurre incertezza, costi e ritardi; un testo generico può invece cristallizzare ambiguità e limitare lo sviluppo del brand. Prima della firma è opportuno esaminare portafoglio, uso, mercati, canali digitali e operazioni societarie previste.

Per valutare un conflitto, negoziare una coesistenza o coordinare l’accordo con un’opposizione, puoi richiedere una consulenza specifica sulla registrazione e tutela del marchio.

Le informazioni hanno finalità generale e sono aggiornate al 13 ottobre 2026. Non sostituiscono la valutazione del caso concreto.