La Tutela del Marchio DUBAI CHOCOLATE: Marchio di Forma o Design Industriale?- Avvocato Carmine Coviello

Dubai, EAU – Negli ultimi mesi, una nuova tendenza culinaria ha conquistato i palati (e i social media) di tutto il mondo: il “Dubai Chocolate”. Non si tratta solo di un semplice cioccolatino, ma di un’esperienza che unisce il croccante guscio di cioccolato a un ripieno cremoso e innovativo, spesso a base di pistacchio e kadaif (capelli d’angelo croccanti). La sua popolarità è esplosa grazie a video virali, trasformando questo dolce in un fenomeno globale. Tuttavia, al di là del successo commerciale, si pone una questione cruciale per i produttori: come tutelare la forma e l’estetica distintiva di questo prodotto, evitando imitazioni e contraffazioni? Il “Dubai Chocolate” non è solo un piacere per il palato, ma anche per gli occhi. La sua forma spesso rettangolare o a barretta, con l’evidente stratificazione del ripieno che si rivela al momento del morso, è diventata un’icona riconoscibile. In un mercato globale e altamente competitivo come quello dolciario, proteggere questa distintività è fondamentale per mantenere il vantaggio competitivo e prevenire la diluizione del marchio. Negli Emirati Arabi Uniti, la protezione della “forma” di un prodotto rientra principalmente in due categorie di diritti di proprietà intellettuale: il design industriale e, in alcuni casi, il marchio di forma.

Il Design Industriale è lo strumento più diretto per proteggere l’aspetto ornamentale o estetico di un articolo. La Legge Federale n. 31 del 2021 sulla Proprietà Industriale e i Diritti d’Autore (che ha abrogato e sostituito la precedente Legge Federale n. 17 del 2002 sui Brevetti e Design Industriali) disciplina la registrazione dei design industriali. Un design industriale protegge l’aspetto ornamentale o estetico di un articolo. Nel caso del “Dubai Chocolate”, ciò includerebbe la forma esterna della barretta, il modo in cui i diversi strati del ripieno sono visibili (se questa stratificazione contribuisce all’estetica distintiva e non è meramente funzionale), o qualsiasi decorazione superficiale unica. Per essere registrabile, un design deve essere “nuovo” (cioè non deve essere stato divulgato al pubblico prima della data di deposito della domanda o di una precedente domanda con priorità) e “originale” (deve differire in modo significativo da design esistenti). Una volta registrato, un design industriale negli EAU è protetto per un periodo di dieci anni dalla data di deposito della domanda. Questo offre al produttore originale un monopolio sull’uso di quella specifica forma.

 Marchio di Forma (Three-Dimensional Trademark)

Sebbene meno comune e più difficile da ottenere rispetto a un design industriale, una forma può essere protetta anche come marchio, purché sia in grado di distinguere i prodotti di un’impresa da quelli di altre imprese. Un marchio protegge un segno (parole, logo, suoni, colori e, in rari casi, forme) che indica la provenienza commerciale di un prodotto o servizio. Per una forma, la sfida è dimostrare che non è meramente funzionale e che ha acquisito una “capacità distintiva” nel percepito del consumatore, tale da associarla inequivocabilmente a un’unica fonte (ad esempio, la forma della bottiglia della Coca-Cola). Non è sufficiente che sia semplicemente bella o unica. Spesso, ciò richiede un uso prolungato e una forte campagna di marketing che associ la forma specifica al brand. Un marchio, una volta registrato, ha una durata di dieci anni ed è rinnovabile indefinitamente, il che lo rende uno strumento di protezione molto potente a lungo termine.

Il Precedente del Toblerone: Un Esempio Iconico di Marchio di Forma

Per comprendere meglio il potenziale della tutela della forma, possiamo guardare a un caso di studio esemplare nel settore dolciario: il Toblerone. La sua iconica forma a piramidi montuose, ispirata probabilmente alle Alpi svizzere (o, secondo alcune teorie, alla piramide umana dei ballerini delle Folies Bergère), è diventata un marchio di forma registrato a livello globale. Il caso Toblerone dimostra che la Funzionalità non Esclude la Distintività. Sebbene la forma triangolare possa essere funzionale (es. per essere spezzata), è la sua specificità e la sua associazione esclusiva con il marchio Toblerone, sviluppata nel corso di decenni di uso e marketing, che le ha conferito il carattere distintivo necessario per la protezione come marchio. Non tutte le forme sono intrinsecamente distintive. La forma del Toblerone ha acquisito tale distintività nel tempo, grazie a un uso coerente e un’ampia riconoscibilità da parte del pubblico. Questo è ciò che i produttori del Dubai Chocolate dovrebbero ambire a replicare per la loro specifica forma. Toblerone ha spesso dovuto difendere la sua forma distintiva in tribunale contro tentativi di imitazione, come nel caso di un produttore britannico che ha cercato di lanciare un cioccolato con barre triangolari simili. La battaglia legale ha spesso favorito Toblerone, evidenziando la forza del loro marchio di forma.

Le Sfide per i Produttori di Dubai Chocolate

Per i produttori del “Dubai Chocolate”, le sfide nella tutela della forma includono l’originalità e la distintività iniziale. Data la rapida proliferazione di versioni simili, dimostrare l’originalità e la distintività della propria forma specifica all’inizio potrebbe essere complesso se non si è stati i primi a innovare e a registrare. La forma “a barretta con ripieno visibile” potrebbe essere considerata troppo generica. Il successo dipenderà dalla specificità e unicità del proprio design. Se la forma è puramente funzionale (ad esempio, una barretta rettangolare è comoda per il packaging o per essere spezzata), è molto più difficile proteggerla come design o marchio. La protezione si concentra sull’aspetto estetico non funzionale che non è dettato dalla funzione intrinseca del prodotto. Per proteggere la forma come marchio, i produttori dovranno investire non solo nella qualità, ma anche nel marketing per far sì che i consumatori associno quella specifica forma al loro prodotto, non genericamente al “Dubai Chocolate”. Questo richiederà tempo e risorse significative. Anche con una registrazione valida, i produttori devono essere proattivi nel monitorare il mercato per individuare imitazioni e nell’intraprendere azioni legali (richieste di cessazione, azioni per violazione) per far valere i propri diritti.

Il Marchio Denominativo: La Prima Linea di Difesa

Al di là della forma, la prima e più immediata linea di difesa per i produttori del “Dubai Chocolate” è la registrazione di un marchio denominativo (il nome del brand, es. “Fix Dessert Chocolatier” o il nome della loro specifica linea di cioccolato) e/o figurativo (il loro logo specifico). A differenza del generico “Dubai Chocolate”, che è descrittivo e probabilmente non registrabile come marchio esclusivo per un singolo produttore, questi elementi possono e devono essere protetti. Il fenomeno del “Dubai Chocolate” evidenzia l’importanza cruciale della proprietà intellettuale in un’economia globalizzata e trainata dalle tendenze. I produttori che intendono mantenere la loro leadership e difendere la loro innovazione non possono trascurare la protezione legale della forma e dell’estetica dei loro prodotti, ma soprattutto del loro marchio distintivo. Negli Emirati Arabi Uniti, il quadro normativo in materia di design industriale e marchi offre strumenti robusti. La rapidità con cui le tendenze si diffondono impone ai produttori di agire con prontezza nella registrazione e nella difesa dei propri diritti, trasformando la golosa attrattiva del “Dubai Chocolate” in un caso di studio per la tutela del design e del marchio nel settore alimentare, con la speranza che possa un giorno aspirare alla stessa riconoscibilità e protezione iconica del Toblerone.

Consigli utili

È consigliabile affidarsi a un professionista esperto in materia di registrazione del marchio per garantire la corretta compilazione della domanda e la tutela dei propri interessi. Lo Studio Legale Coviello, ha adottato un protocollo di tutela che favorisce l’espansione internazionale delle aziende nei mercati degli EAU. Il percorso proposto dai nostri consulenti rappresenta la migliore soluzione per tutelare la vostra azienda nel settore della Proprietà Intellettuale, sviluppare il vostro marchio ed espandere il vostro business in questi territori.

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