Sublicenza del marchio: consenso, limiti e responsabilità

Una sublicenza di marchio permette al licenziatario di autorizzare un ulteriore soggetto a usare il segno entro un perimetro che deve essere verificato nella licenza principale. Prima di firmarla occorre controllare il potere di concederla, l’eventuale consenso del titolare e la compatibilità di prodotti, territori, durata e controlli. La semplice appartenenza allo stesso gruppo societario non risolve questi passaggi.

A cura dell’Avv. Carmine Coviello, Studio Legale Coviello. Verifica delle fonti: 15 ottobre 2026. Guida operativa per imprese e responsabili legali: le indicazioni contrattuali proposte richiedono adattamento al rapporto concreto.

Il caso pratico: il partner vuole coinvolgere un’altra società

Un’impresa concede il proprio marchio a un partner per una linea di prodotti. Il partner chiede poi di coinvolgere una società locale, che dovrebbe utilizzare il segno sul sito, sulle confezioni o nell’erogazione di servizi. Prima di parlare di sublicenza bisogna descrivere l’attività richiesta: chi fabbrica, chi vende, chi compare davanti al cliente e chi assume gli obblighi di qualità.

La differenza è concreta. Un produttore che applica il marchio soltanto per conto del licenziatario può avere un ruolo diverso da una società che commercializza autonomamente una propria linea con quel segno. Anche un distributore che rivende prodotti originali non diventa, per questo solo fatto, sublicenziatario. La qualificazione dipende dalle attività e dagli accordi, oltre che dalle norme applicabili.

La guida al contratto di licenza di marchio offre il quadro generale. Qui il punto specifico è la catena delle autorizzazioni: evitare che un soggetto prometta a un terzo diritti che non ha ricevuto o non può ulteriormente concedere.

Che cosa verificare nelle fonti e nel contratto principale

Per i marchi italiani il riferimento è l’articolo 23 del Codice della proprietà industriale, disponibile su Normattiva, testo vigente del decreto legislativo 30/2005. La disposizione disciplina la licenza e specifici limiti dell’uso del marchio; non costituisce, da sola, un’autorizzazione generale a creare una rete di sublicenziatari.

Per il marchio dell’Unione europea va considerato anche l’articolo 25 del regolamento UE 2017/1001. Il contratto va letto nel suo insieme: autorizzazione alla sublicenza, eventuali divieti, condizioni sospensive, forma del consenso, allegati e successive modifiche. L’esclusiva e la facoltà di sublicenziare sono questioni da esaminare separatamente.

Un controllo preliminare dovrebbe inoltre individuare il titolare attuale, le registrazioni interessate e la continuità degli atti. Se la licenza principale è stata trasferita, rinnovata o modificata, la vecchia versione non basta. Un’autorizzazione firmata dalla società sbagliata o riferita a un titolo diverso può lasciare irrisolto il problema che si voleva prevenire.

Consenso scritto: renderlo specifico e verificabile

Se il rapporto richiede il consenso del titolare, è prudente che il documento identifichi sublicenziatario, attività autorizzate e versione dell’accordo approvata. Una formula generica come “si autorizza la collaborazione commerciale” può non chiarire se sia consentito apporre il marchio su nuovi prodotti, usare un dominio o aprire punti vendita.

Il consenso può essere inserito in un accordo tra tre parti oppure risultare da un atto separato coordinato con la sublicenza. Sono opzioni negoziali, non modelli equivalenti in ogni caso. Occorre stabilire quando l’autorizzazione produce effetto, quali documenti ne fanno parte e chi abbia il potere di firmare per ciascuna società.

Va evitata la confusione tra approvazione del soggetto e approvazione del singolo utilizzo. Il titolare potrebbe accettare una determinata società, mantenendo però il controllo su confezioni, campagne e materiali digitali. Il processo deve dire come si presenta una richiesta, chi risponde e quale evidenza conserva l’approvazione, senza affidarsi a ricordi o conversazioni isolate.

Il perimetro della sublicenza non si ricava dal solo nome del marchio

La scheda operativa dovrebbe elencare segni concessi, prodotti o servizi, territori, canali e durata. Se il partner ha una licenza limitata a una categoria merceologica, non può presumere di autorizzare una categoria ulteriore. Lo stesso controllo riguarda varianti grafiche, co-branding, traduzioni e utilizzo del marchio in nomi di società o profili social.

Anche i canali vanno descritti con precisione. Vendita nei negozi, marketplace, sito proprio e campagne pubblicitarie possono richiedere istruzioni differenti. L’accessibilità di un sito da un altro Paese non risolve da sola la delimitazione territoriale; servono regole coerenti con l’attività commerciale effettiva e con gli ulteriori vincoli applicabili.

Per la ricognizione del segno e della sua copertura è utile il servizio dedicato alla registrazione e tutela dei marchi. La sublicenza non amplia la registrazione e non elimina diritti anteriori di terzi: il progetto commerciale deve restare collegato alla situazione reale del portafoglio.

Qualità, materiali e soggetti coinvolti nella produzione

Gli obblighi di qualità devono arrivare fino a chi produce o eroga il servizio. Non basta inserire nella sublicenza un rinvio indistinto a un manuale che il destinatario non ha ricevuto. È preferibile identificare la versione del disciplinare, i materiali approvati, la procedura per le modifiche e i controlli concretamente praticabili.

Il licenziatario deve verificare che le autorizzazioni promesse al titolare siano compatibili con gli accordi stipulati a valle. Un diritto di ispezione scritto soltanto nel contratto principale potrebbe essere difficile da esercitare se il soggetto operativo non ha assunto obblighi corrispondenti. Vanno coordinati anche riservatezza, accessi e documenti richiesti.

L’articolo 23 considera, tra l’altro, qualità, territorio e modalità di utilizzazione nei rapporti con il licenziatario e vieta che dalla licenza derivi inganno su caratteri essenziali dei prodotti o servizi. Non ogni scostamento produce automaticamente lo stesso rimedio: occorre qualificare il fatto, esaminare il contratto e scegliere una risposta proporzionata.

Royalties e rendiconti lungo la catena

La sublicenza deve rendere chiaro quali operazioni producano il corrispettivo. Si può ragionare sulle vendite del sublicenziatario, sui proventi ricevuti dal licenziatario o su altre basi concordate, ma non sono criteri intercambiabili. Il pagamento effettuato a monte non dimostra che ogni attività a valle sia autorizzata.

La guida alla verifica dei rendiconti royalties approfondisce la riconciliazione economica. In una catena di sublicenze bisogna aggiungere un passaggio: assicurarsi che chi deve rendicontare disponga effettivamente dei dati necessari e possa comunicarli secondo gli obblighi applicabili.

È utile prevedere codici prodotto, periodi, valute, deduzioni ammesse e modalità di contestazione. Eventuali soglie, minimi o costi di verifica sono scelte da negoziare, non valori standard. I profili fiscali e di concorrenza richiedono verifiche dedicate, soprattutto nei rapporti internazionali o tra imprese appartenenti allo stesso gruppo.

Cessazione e cambi societari: pianificare prima della crisi

La sublicenza dovrebbe coordinare la propria durata con quella della licenza principale. Occorre disciplinare scorte, materiali pubblicitari, domini, account e documentazione al termine del rapporto. Un periodo di smaltimento non va presunto: deve essere valutato rispetto agli accordi e alla causa della cessazione.

L’approfondimento sulla clausola di sell-off aiuta a organizzare questo passaggio. Una soluzione prevista per la naturale scadenza potrebbe essere inadeguata in presenza di prodotti contestati o di altri inadempimenti. Il testo dovrebbe distinguere le situazioni e individuare chi controlla le attività residue.

Anche l’acquisizione di una società può incidere sugli equilibri. Le clausole di cambio di controllo nelle licenze IP vanno coordinate a monte e a valle. Un accordo diretto tra titolare e sublicenziatario può essere valutato per regolare specifiche eventualità, ma non deve essere presentato come continuità automatica garantita.

Registrazioni e rapporti internazionali

La registrazione o annotazione della licenza è un tema distinto dal consenso contrattuale. Le formalità e i loro effetti dipendono dal titolo e dai territori. Per le registrazioni internazionali la pagina WIPO sulla registrazione delle licenze nel sistema di Madrid segnala anche limiti di efficacia rispetto ad alcuni membri designati.

Non basta quindi inviare una formalità per concludere che ogni autorizzazione sia valida in qualsiasi Paese. Servono una mappa dei territori, l’analisi della legge applicabile e il coordinamento tra contratti e registri. La documentazione istituzionale WIPO sugli accordi di trasferimento tecnologico e licenza costituisce un riferimento di metodo, da adattare alla specifica licenza di marchio.

Checklist per autorizzare una sublicenza

• Identificare titolare, licenziatario, sublicenziatario e poteri di firma.

• Leggere la licenza principale completa di allegati e modifiche.

• Verificare la facoltà di sublicenziare e le condizioni del consenso.

• Allineare prodotti, territori, durata, canali e materiali ammessi.

• Trasferire in modo praticabile qualità, controlli e riservatezza.

• Coordinare rendicontazione, pagamenti e accesso ai documenti.

• Regolare cessazione, scorte e possibili cambi di controllo.

Una valutazione prima di estendere la rete

Lo Studio Legale Coviello assiste nella verifica della catena dei diritti e nella redazione coordinata di licenze e sublicenze. Per una prima valutazione tramite i contatti dello Studio, prepara licenza principale, allegati e una scheda delle attività affidate al nuovo soggetto. Questo consente di individuare i punti da negoziare prima che l’uso del marchio inizi.

Domande frequenti

La licenza esclusiva autorizza automaticamente la sublicenza?

Non va presunto. L’esclusiva riguarda il perimetro dell’uso concesso; il potere di autorizzare ulteriori utilizzatori richiede una verifica distinta del contratto e della legge applicabile.

Una società dello stesso gruppo può usare il marchio senza essere indicata?

L’appartenenza al gruppo non sostituisce la verifica del titolo di utilizzo. Occorre identificare la società, il ruolo operativo e l’autorizzazione pertinente.

Un distributore è sempre un sublicenziatario?

No. La rivendita di prodotti e la concessione di un diritto autonomo di uso del segno sono situazioni diverse. Contano attività effettiva, presentazione al pubblico e accordi.

La sublicenza continua dopo la fine della licenza principale?

Non deve essere dato per scontato. Vanno coordinati gli effetti della cessazione e gli eventuali accordi diretti con il titolare, verificandone validità e condizioni.

Quali documenti servono per una valutazione?

Licenza principale, allegati, proposta di sublicenza, elenco delle società coinvolte, titoli registrati e descrizione di prodotti, territori e canali interessati.

Fotografie illustrative: Gabrielle Henderson, Amina Atar e Dylan Gillis / Unsplash. Non rappresentano clienti, incarichi o collaboratori dello Studio.